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BPatG: Fremde Marke in jüngerer Marke führt zu Verwechslungsgefahr

Wird eine fremde Marke in einer Markenanmeldung verwendet, so birgt dies erhebliche Risiken. Der Inhaber des älteren Zeichens hat in vielen Fällen die Möglichkeit, erfolgreich gegen das jüngere Markenrecht vorzugehen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Zeichen der älteren Marke die jüngere Marke prägt. Das zeigt auch die folgende Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschluss vom 1.6.2016 – 29 W (pat) 64/14).

Wortmarke „Inselkind“ vs Wort-Bildmarke „Insel Usedom Inselkind USEDOM“

Der Inhaber der Wortmarke „Inselkind“ hatte aufgrund seiner Marke Widerspruch gegen die Wort-/Bildmarke

inselkind

eingelegt. Beide Marken waren eingetragen für Waren der Klassen 16, 24 und 26.

Die Widerspruchsentscheidung des DPMA

Die Widerspruchsabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hatte es abgelehnt, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken anzunehmen und den Widerspruch zurückgewiesen. Das Amt verneinte eine Ähnlichkeit zwischen den Markenrechten. Es war der Auffassung, dass der Bestandteil „Inselkind“ die jüngere Wort-Bildmarke nicht prägen würde. Bei der Aussprache der Marken würden sich die Wörter „Insel Usedom Inselkind Usedom“ auf der einen und das Wort „Inselkind“ auf der anderen Seite gegenüberstehen und vom Verkehr unterschieden werden können. Der Bestandteil „Inselkind“ in der neu angemeldeten Marke würde diese nicht prägen, denn die einzelnen Bestandteile der Marke seien unmittelbar aufeinander bezogen. Auch in bildlicher Hinsicht würde eine Ähnlichkeit ausscheiden. Das Wort „Inselkind“ würde bei der angegriffenen Marke nicht selbständig kennzeichnend sein, da es sich in die Grafik einschmiege.

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts

Diese Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes griff die Widersprechende mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht an. Das Gericht kommt in dem Widerspruchsverfahren zu einem anderen Ergebnis als das Deutsche Patent- und Markenamt. Es gibt dem Widerspruch statt. Das Gericht begründet seine Entscheidung wie folgt:

  • Das Wort „Inselkind“ prägt die jüngere Wort-Bildmarke. Die weiteren Worte („Usedom“ und „Insel Usedom“) verbinden sich mit dem Wort „Inselkind“ nicht zu einer Gesamtaussage. Wenn man die jüngere Marke benennen will, dann würde man von „Inselkind“ sprechen.
  • Alle weiteren Bestandteile der jüngeren Marke sind lediglich beschreibende Angaben, die einen geographischen Hinweis geben und daher nicht schutzfähig sind. Sie tragen zum Gesamteindruck der Marke nicht bei.
  • Aus diesen Gründen stehen sich identische Zeichen gegenüber: Inselkind ./. Inselkind.

Das Bundespatentgericht weist darauf hin, dass eine andere Beurteilung nur dann in Betracht kommt, wenn die betroffenen Waren regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden. Denn nur dann können Unterschiede im Bild eine Identität oder Ähnlichkeit im Klang neutralisieren.

Fazit

  1. Beschreibende Angaben in einem zusammengesetzten Zeichen bleiben bei der Kollisionsprüfung außen vor, weil sie vom Verkehr regelmäßig nicht als prägend angesehen werden. Beinhaltet ein solches Zeichen eine nicht beschreibende Angabe, so ist damit zu rechnen, dass dieses für die mündliche Wiedergabe der Marke verwendet wird (hier: Inselkind). Dieser Bestandteil ist der Prüfung der Verwechslungsgefahr mit anderen Marken zu Grunde zu legen.
  1. Die Entscheidung zeigt, dass man vorsichtig damit sein sollte, ältere Marken in einer neuen Markenanmeldung wiederzugeben. Das gilt jedenfalls dann, wenn keine weiteren Merkmale vorhanden sind, die die Marke prägen. In diesem Fall dürfte die Gefahr sehr groß sein, dass der Inhaber der älteren Marke die Eintragung und Nutzung der jüngeren Marke untersagen lassen kann. Selbstverständlich kann diese Entscheidung nicht auf jede andere Konstellation übertragen werden, denn auch weitere Gesichtspunkte, wie z. B. die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, spielen bei der Frage der Verwechslungsgefahr eine große Rolle. Aus diesem Grund ist jeder Fall einer individuellen Prüfung zu unterziehen. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts macht aber erneut deutlich, wie wichtig die sorgfältige Vorbereitung einer Markenanmeldung ist.

Rechtsanwalt für Markenrecht in Hamburg und Lüneburg

Rechtsanwalt Dr. Heiner Heldt berät Sie in Fragen zum Markenrecht. Wir sind bundesweit tätig. In unseren Kanzleien in Hamburg und Lüneburg freuen wir uns auf Ihren Besuch.

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Lüneburg: Marken vs Unternehmenskennzeichen

Treten in einer Stadt wie Lüneburg zwei Wettbewerber unter dem gleichen Namen auf, dann ist eine Auseinandersetzung voraussehbar. Dies blieb auch einem Mandanten von uns nicht erspart. Er konnte sich jedoch nun gegen seine Mitbewerberin durchsetzen. Sowohl das erstinstanzliche Landgericht Braunschweig als auch das Berufungsgericht (OLG Braunschweig) sprachen unserem Mandanten das alleinige Recht zu, unter der umstrittenen Bezeichnung aufzutreten.

Hintergrund

Unser Mandant verwendet bereits seit 2009 einen Namen, um seinen Dienstleistungsbetrieb zu kennzeichnen. Dies hielt eine Mitbewerberin aber nicht davon ab, in 2010 gleichlautende bzw. ähnliche Marken zu registrieren und auch zu benutzen. Im Jahr 2011 trat unser Mandant als Gesellschafter einer Gesellschaft bei, in der sich mehrere Dienstleister zusammengeschlossen hatten. Auch diese Gesellschaft nutzte ab 2012 mit der Zustimmung unseres Mandanten seinen Unternehmensnamen.

Abmahnung gegenüber unserem Mandanten und seiner Gesellschaft

Es folgte eine markenrechtliche Abmahnung durch die Konkurrentin. Sie stützte sich auf ihre beiden eingetragenen Marken und forderte von unserem Mandanten und der Gesellschaft, die Nutzung des eigenen Namens einzustellen. Außerdem machte sie Ansprüche auf Auskunftserteilung, Zahlung von Schadensersatz und Erstattung ihrer Rechtsanwaltskosten geltend.

Unterlassungsklage zum LG Braunschweig

Nachdem weder unser Mandant noch die Gesellschaft der Aufforderung nicht Folge leistete, reichte die Mitbewerberin eine Unterlassungsklage zum Landgericht Braunschweig ein. Die Unterlassungsklage richtete sich sowohl gegen unseren Mandanten als auch gegen die Gesellschaft, die wir fortan ebenfalls vertraten. Für den Bereich Lüneburg ist das Landgericht Braunschweig erstinstanzlich für alle markenrechtlichen Streitigkeiten zuständig. In dem Verfahren ging es im Wesentlichen um die Frage, wer das ältere Recht an dem Kennzeichen (Namen) besitzt. Denn der Inhaber des älteren Rechts kann von dem Inhaber des jüngeren Rechts verlangen, dass er die Nutzung unterlässt (Grundsatz der Priorität).

Marke vs Unternehmenskennzeichen

Die Wettbewerberin stützte ihre Ansprüche auf die beiden Marken, während wir für unseren Mandanten die Auffassung vertraten, dass ihm ein Unternehmenskennzeichen zustand, das älter als die Marken ist.

Nachweis für Unternehmenskennzeichen erforderlich

In tatsächlicher Hinsicht war es daher für uns erforderlich, die durchgängige Nutzung der Bezeichnung durch unseren Mandanten seit 2009 zu beweisen. Nur so kann unserem Mandanten ein Unternehmenskennzeichenrecht nach § 5 MarkenG im Jahr 2009 entstanden sein, das auch 2016 noch gilt. Durch die Vorlage einer Vielzahl von Unterlagen sowie die Anhörung mehrerer Zeugen gelang es uns, diesen Nachweis zu führen. Im Rahmen der Beweisführung war es mehrfach erforderlich, auf Einwendungen der Klägerin gegen die vorgelegten Beweismittel und die benannten Zeugen zu reagieren. Immer wieder hielt die Klägerin unsere Beweise für ungeeignet. Die enge Abstimmung mit unseren Mandanten und deren hilfreiche Suche nach Fotos, Anschreiben und weiteren Beweismitteln machte es möglich, die Nutzung des Zeichens für das Gericht nachvollziehbar herauszuarbeiten.

Zeichenrecht auf Gesellschaft übergegangen?

Durch diesen Nachweis entstand für unseren Mandanten ein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichenrecht, das sich gegen die von der Klägerin vorgetragenen Marken durchsetzte. Fraglich war auch, ob sich auch die Gesellschaft, die den Namen unseres Mandanten verwendete, auf das im Jahr 2009 entstandene Unternehmenskennzeichenrecht berufen konnte. Hierzu urteilte das Landgericht Braunschweig:

„Der Schutz eines Geschäftskennzeichens kann zwar weder vom Geschäftsbetrieb isoliert und übertragen werden (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 5 Rn. 72) noch rezensiert werden im Sinne von § 30 Markengesetz (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 30 Rn. 9). Es ist aber möglich, dass der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung einem anderen deren Benutzung schuldrechtlich gestattet (BGH, Urteil vom 18.3.1993, – I ZR 178/91, GRUR, 1993, 574 „Decker“). Folge ist, dass derjenige, dem die Benutzung vom Berechtigten gestattet worden ist, einem Dritten bei Inanspruchnahme die ältere Priorität des gestattenden Berechtigten entsprechend § 986 BGB entgegenhalten kann (BGH, a.a.O., Seite 576; s. auch BGH, Urteil vom 28.02.2002, – I ZR 177/99 -, GRUR 2002, 967, 970 „Adlon“).“

Das Landgericht Braunschweig wies daher die Klage gegen unsere Mandanten ab.

Widerklage: Konkurrentin hat die Nutzung des Zeichens zu unterlassen

Um sicherzustellen, dass die Wettbewerberin unseres Mandanten nicht mehr unter dem gleichen Namen auftritt, haben wir für unseren Mandanten eine Widerklage eingereicht. Darin haben wir von der Gegenseite verlangt, dass diese es unterlässt, unter dem Namen unseres Mandanten aufzutreten. Folgerichtig musste das Gericht diesem Antrag stattgegeben. Denn wenn unserem Mandanten das ältere Recht an dem Namen zusteht, dann folgt daraus auch ein entsprechender Unterlassungsanspruch.

Berufung: Rücknahme nach Hinweisbeschluss

Die Wettbewerberin unseres Mandanten entschied sich, das Urteil in der Berufung überprüfen zu lassen. Das Oberlandesgericht Braunschweig wies jedoch bereits in einem Beschluss darauf hin, dass es die Berufung für aussichtslos erachte und regte an, die Berufung zurückzunehmen. Dieser Anregung folgte die Klägerin, sodass unsere Mandanten in der Sache vollständig obsiegten.

Fazit des Rechtsstreits

Ein Unternehmenskennzeichen setzt sich gegen Marken durch, wenn es bereits benutzt wurde als die Marke angemeldet wurde. Für den Nachweis, dass ein Unternehmenskennzeichen besteht, müssen Belege vorgelegt werden, die eine durchgängige Nutzung des Unternehmenskennzeichens nahelegen. Um das auch Jahre später noch machen zu können, ist dem Mandanten zu raten, entsprechende Belege aufzubewahren. Das können datierte Screenshots der Webseite sein, aber vor allem Unterlagen, wie z.B. Lieferscheine, (datierte) Werbeflyer, Rechnungen, Briefe, (datierte) Fotos.

Kann man das Bestehen eines Unternehmenskennzeichens nachweisen, stehen dem Inhaber weitgehend ähnliche Rechte zu, wie dem Inhaber einer eingetragenen Marke. Aufgrund der genannten Beweisproblematik wird man im Regelfall trotzdem dazu raten müssen, auch eine Marke anzumelden.

Entscheidungen:

LG Braunschweig, Urteil vom 20.08.2015, Az. 22 O 514/14

OLG Braunschweig, Hinweisbeschluss vom 28.01.2016, Az. 2 U 102/15

 

Haben auch Sie festgestellt, dass ein anderes Unternehmen unter Ihrem Namen oder einem ähnlichen Namen auftritt? Dann kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen – am Telefon oder in unseren Büros in Hamburg und Lüneburg.

 

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Der Widerspruch gegen eine deutsche Marke

(Anmerkung: Dieser Artikel betrifft das Widerspruchsverfahren gegen eine deutsche Marke. Bei einem Widerspruchsverfahren gegen eine Gemeinschaftsmarke (EU-Marke) lesen Sie bitte hier.)

Voraussetzungen

Ein Markeninhaber kann aufgrund seiner Marke anderen verbieten, sein Markenrecht zu verletzen. Dieses Verbietungsrecht kann der Markeninhaber auch im Rahmen eines Widerspruchs gegen neue Marken (-anmeldungen bzw. -eintragungen) einsetzen. Der Widerspruch ist ein einfaches und häufig kostengünstiges Mittel, um gegen neue Markeneintragungen vorzugehen.

Mit der Veröffentlichung einer neuen deutschen Markeneintragung durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA, Sitz in München) beginnt eine dreimonatige Frist zu laufen, innerhalb derer gegen eine neue Markeneintragung Widerspruch eingelegt werden kann.

Einlegung des Widerspruchs

Der Widerspruch wird im Rahmen eines amtlichen Verfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) durchgeführt. Für die Erhebung des Widerspruchs kann ein Formblatt verwendet werden, welches auf der Webseite des DPMA heruntergeladen werden kann. Außerdem ist eine Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

Schon bei der Einlegung des Widerspruchs hat der Widersprechende zu entscheiden, auf welche Marke er den Widerspruch stützen will und ob alle Waren und Dienstleistungen dieser Marke für den Widerspruch berücksichtigt werden sollen. Diese Angaben können nicht nur Auswirkungen auf den generellen Erfolg des Widerspruchs haben, sondern auch bei der Entscheidung, wer die Kosten des Verfahrens zu tragen hat, eine wichtige Rolle spielen. Wird der Widerspruch zu weit aufgestellt, so droht eine teilweise Zurückweisung.

Die Reaktion des Markeninhabers

Der Widerspruch wird dem Markeninhaber vom Deutschen Patent- und Markenamt zugestellt. Es wird eine Frist eingeräumt, innerhalb welcher zu dem Widerspruch Stellung genommen werden kann. Hier stellt sich die Frage für den Markeninhaber, mit welcher Strategie er sich gegen die Marke verteidigen will. Es ist entscheidend darauf abzustellen, wie wahrscheinlich der Erfolg eines Widerspruchs ist, was der Markeninhaber mit seiner Marke erreichen will und welchen Schutzumfang er keinesfalls aufgeben kann.

Besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken?

Die Einschätzung über den Erfolg eines Widerspruchs ergibt sich aus einer Gegenüberstellung der Marken. Damit dem Widerspruch stattgegeben wird, müssen die Zeichen der beiden Marken selbst verwechslungsfähig sein. Darüber hinaus müssen aber auch die Waren / Dienstleistungen, die für beide Marken eingetragen sind, miteinander verwechselbar sein.
Ein Beispiel: Eine Marke „Wolke“, die für „Motoren“ eingetragen ist, wäre nicht verwechslungsfähig mit einer Marke „Wolki“, die für „Speiseeis“ geschützt ist. Zwar sind die Zeichen „Wolke“ und „Wolki“ ähnlich, dafür sind aber die Waren „Motoren“ und „Speiseeis“ so weit voneinander entfernt, dass sie nicht mehr ähnlich sind.

Die Entscheidung, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken vorliegt, ist sehr komplex. Im Rahmen der Prüfung spielt eine erhebliche Anzahl von Faktoren eine Rolle, wie z. B.:

• Aus wie vielen Worten bestehen die Marken und wie werden sie ausgesprochen?
• In welchen Warenbereichen genießt die Marke Schutz?
• Wie wird das mit der Marke versehene Produkt angeboten?
• Richtet sich dieses Produkt an einen Verbraucher oder einen gewerblichen Abnehmer?

Einwendungen des Markeninhabers

Gegen die Rechte des Widersprechenden kann der Markeninhaber eine Reihe von Einwendungen erheben, bei denen teilweise in erheblichem Umfang Nachweise vorgetragen werden müssen. Wendet der Widersprechende z. B. ein, die Widerspruchsmarke müsse bereits benutzt werden, hat der Widersprechende die notwendigen Benutzungsnachweise vorzulegen. Andererseits muss der Markenanmelder den Nachweis erbringen, dass die Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach ist.

Möglichkeiten der Einigung

Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Inhaber der Marke und der Widersprechende sich einigen und der Widersprechende bereit ist, den Widerspruch zurückzunehmen. Letzteres erfordert oftmals bestimmte Zugeständnisse des Markeninhabers. Für diesen Fall müssen die Parteien einen Vertrag (Vorrechtsvereinbarung und / oder Abgrenzungsvereinbarung) schließen, möglichst schriftlich. Bei der Abfassung dieses Vertrages sollten die Parteien zwingend darauf achten, dass ihre Interessen gewahrt bleiben. Der Vertrag ist für die vereinbarte Laufzeit gültig. Eine vorherige Auflösung ist oftmals nicht möglich. Daher ist an dieser Stelle eine sorgfältige Prüfung darüber veranlasst, worauf und worüber man sich einigt.

Wenn eine Einigung nicht möglich ist, dann wird der Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamtes über den Widerspruch entscheiden. In der Entscheidung kann dem Widerspruch (teilweise) stattgegeben werden oder er kann (teilweise) zurückgewiesen werden.

Die jeweilige Entscheidung kann im Rahmen eines Rechtsmittels überprüft werden.

Wir unterstützen Sie!

Rechtsanwalt Dr. Heiner Heldt, LL.M. unterstützt Sie in Ihrem Widerspruchsverfahren. Er ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, zu dem auch das Markenrecht gehört. Rufen Sie gerne an, um die vorhandenen Möglichkeiten zu besprechen.

heldt zülch & partner Rechtsanwälte in Hamburg und Lüneburg beraten und vertreten Sie im Markenrecht. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung Ihres Markenportfolios, besprechen notwendige Schutzrechte und führen die Markenanmeldungen für Sie durch. Sie erreichen uns

telefonisch in Hamburg: 040 – 37 15 77

telefonisch in Lüneburg: 04131 – 22 14 911

per E-Mail: heldt@heldt-zuelch.de

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Das Widerspruchsverfahren gegen eine Gemeinschaftsmarke

(Anmerkung: Dieser Artikel betrifft das Widerspruchsverfahren gegen Gemeinschaftsmarken (EU-Marke). Hier lesen Sie zum Widerspruch gegen eine deutsche Marke.)

Voraussetzungen

Das Markenrecht stellt ein Exklusivitätsrecht dar. Das bedeutet, der Markeninhaber kann aufgrund seiner Marke anderen die Nutzung einer verwechslungsfähigen Marke untersagen. Darüber hinaus kann er auch gegen die Eintragung von verwechslungsfähigen Gemeinschaftsmarken im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM, Sitz in Alicante, Spanien) vorgehen. In vielen Fällen ist es für den Markeninhaber sehr sinnvoll gegen neu angemeldete Gemeinschaftsmarken vorzugehen, wenn sie mit seiner Marke verwechslungsfähig sind. Andernfalls droht sich der Schutzbereich seiner eigenen Marke in empfindlichem Maße zu verringern.

Es sollte beachtet werden, dass das für die Gemeinschaftsmarken zuständige Harmonisierungsamt bei der Prüfung einer neu angemeldeten Marke nicht überprüft, ob eventuell ältere Markenrechte der neuen Anmeldung entgegenstehen. Ältere Zeichenrechte (relative Eintragungshindernisse) müssen daher von dem Inhaber selbst geltend gemacht werden. Dies geschieht in einem Widerspruchsverfahren.

Damit der Markeninhaber überhaupt Kenntnis von neuen Gemeinschaftsmarkenanmeldungen erhält, empfehlen wir unseren Mandanten die Einrichtung einer sogenannten Markenkollisionsüberwachung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unseren Webseiten. Bitte klicken Sie dazu hier.

Das Verfahren

Neu angemeldete Gemeinschaftsmarken werden im Gemeinschaftsmarkenblatt veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt ist die Gemeinschaftsmarke noch nicht eingetragen. Damit die Eintragung erfolgt, muss zunächst eine dreimonatige Frist verstreichen, innerhalb welcher Inhaber von älteren Rechten Widerspruch gegen die Markenanmeldung einreichen können. Erst wenn diese Frist verstreicht, ohne dass ein Widerspruch erfolgt, wird die Marke eingetragen. Sollte ein Widerspruch (oder mehrere) eingelegt werden, so wird die Marke erst zur Eintragung zugelassen, wenn alle eingelegten Widersprüche beseitigt oder abgeschlossen sind.

Auf der Webseite des Harmonisierungsamtes kann ein Vordruck für einen Widerspruch heruntergeladen werden. Den Link finden Sie hier. Darüber hinaus können Sie auf der Webseite des Harmonisierungsamtes den Widerspruch auch online einlegen.

Im Rahmen des Widerspruchsantrages muss unter anderem ausgewählt werden, in welcher Amtssprache der Widerspruch erhoben wird. Dies richtet sich danach, in welcher Sprache die angegriffene Marke angemeldet bzw. welche zweite Sprache für diese Marke angegeben wurde.

Wie auch bei einem Widerspruch gegen eine deutsche Marke muss bei einem Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarke exakt angegeben werden, welchen Umfang der Widerspruch haben soll. Soll sich er sich gegen alle Waren / Dienstleistungen der angemeldeten Marke richten oder nur gegen einen Teil davon? Die richtige Angabe an dieser Stelle kann relevant sein für die Frage, wer die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen hat.

Der Widerspruch kann aus einer Reihe verschiedener Rechte erhoben werden. Dazu gehören

• Gemeinschaftsmarken,
• nationale Zeichen sowie
• nicht eingetragene Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr verwendet werden und mit denen nach nationalem Recht die Nutzung einer jüngeren Marke untersagt werden kann.

Entscheidend für die formale Zulässigkeit des Widerspruchs ist es, dass die Widerspruchsgebühr gezahlt wird. Diese muss innerhalb der Widerspruchsfrist auf dem Konto des Harmonisierungsamtes eingehen.

Sinnvoll ist es auch, den Widerspruch zu begründen. Je nach den Umständen sollte dies ausführlich geschehen und die Gründe durch die Vorlage der notwendigen Nachweise untermauert werden.

Für das weitere Verfahren setzt das HABM Fristen, die von beiden Parteien einzuhalten sind, wenn ihr Vorbringen berücksichtigt werden soll. Hierbei ist auch zu beachten, dass ein Vorbringen (z. B der Nichtbenutzungseinwand) nur in bestimmten Verfahrensstadien erfolgen darf.

Zu Beginn des Verfahrens haben die Parteien während der sogenannten Cooling-Off-Frist die Möglichkeit, sich außeramtlich zu einigen. Die Nutzung dieser Möglichkeit macht im Einzelfall Sinn. So zum Beispiel, wenn deutlich erkennbar ist, dass die mit den beiden Zeichen gekennzeichneten Produkte sich im Markt nicht begegnen werden.

Die Prüfung des Widerspruchs

Bei einem Widerspruch prüft das HABM , ob das ältere Zeichen der Eintragung der Markenanmeldung entgegensteht. Dies ist immer dann gegeben, wenn ein Fall der Doppelidentität vorliegt, wenn also sowohl die sich gegenüberstehenden Zeichen, als auch die sich gegenüber stehenden Waren bzw. Dienstleistungen identisch sind. In allen anderen Fällen muss eine Verwechslungsgefahr vorliegen. Diese ergibt sich aus einer Ähnlichkeit der Zeichen und / oder der Waren und Dienstleistungen.

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht, muss bei jedem Widerspruch im Einzelnen geprüft werden. Hierbei sind eine Vielzahl von Faktoren heranzuziehen, wie z. B. die Bekanntheit der Marke, aus der Widerspruch eingelegt wurde, oder deren Aussprache in einzelnen Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Für beide Parteien – für den Widersprechenden und auch den Markenanmelder – ist es sinnvoll, eine Stellungnahme im Rahmen des Verfahrens einzureichen.

Nach der Prüfung entscheidet das Amt über den Widerspruch. Die Entscheidung kann eine vollständige oder teilweise Zurückweisung der Markenanmeldung beinhalten oder aber auch eine Zurückweisung des Widerspruchs, welcher die Eintragung der Marke zur Folge hat.

Die Entscheidung kann von der jeweils unterlegenen Partei angegriffen werden. Es steht dazu das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung.

Unser Angebot

Die Rechtsanwaltskanzlei heldt zülch & partner berät Sie zu Einzelfragen bei einem Widerspruch oder übernimmt für Sie die Führung des gesamten Widerspruchsverfahrens. Rechtsanwalt Dr. Heiner Heldt, LL.M. ist Fachanwalt im Gewerblichen Rechtsschutz, zu welchem auch das Markenrecht gehört. Sie erreichen ihn

telefonisch in Hamburg: 040 – 37 15 77

telefonisch in Lüneburg: 04131 – 22 14 911

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Markenrecht: Verwechslungsgefahr bei Wort-Bildmarken

Mit einer Marke kann die Nutzung von anderen Zeichen untersagt werden, wenn eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke und dem Zeichen gegeben ist. Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht, ist anhand von zwei Kriterien zu prüfen. Auf der ersten Ebene ist festzustellen, ob das verwendete Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oder verwechselbar ähnlich ist (z.B. „BMW“ und „BNW“). Auf der zweiten Ebene muss geprüft werden, ob das Zeichen für identische oder ähnliche Dienstleistungen oder Waren verwendet wird, für die die Marke eingetragen ist (z.B. „Kraftfahrzeuge“ und „Motorboote).

In dem vorliegenden Fall war die Prüfung auf der ersten Ebene, der Ebene der Zeichenprüfung, von besonderer Bedeutung. In markenrechtlichen Auseinandersetzungen stellt die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen gegeben ist, meist den entscheidenden Punkt dar. Dies gilt insbesondere dann, wenn beide Marken nicht nur aus einem Wort-, sondern auch aus einem Bildbestandteil bestehen.

Marken, die aus einem Wort- und einem Bildbestandteil bestehen, nennt man eine Wort-Bildmarke. Eine solche Marke wird nicht automatisch verletzt, wenn ein Zeichen den Wortbestandteil der Marke übernimmt. Es gilt vielmehr der Grundsatz, dass auf die Gesamtheit der Zeichen abzustellen ist, bei einer Wort-Bildmarke also auf den Wort- und auf den Bildbestandteil.

BGH: Entscheidung zu „Kappa“

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit der Frage beschäftigt, wie man die Verwechslungsgefahr von Wort-Bildmarken zu beurteilen hat. Dabei hat er sowohl Beurteilungskriterien aufgezeigt als auch Hinweise zur Beurteilung gegeben (BGH, Urteil vom 20.01.2011, Az.: I Z 31/09 – Kappa).

Die folgenden Zeichen standen sich zur Beurteilung gegenüber:

Klägerin:                                                                                                                Beklagte:

 

 

Vorinstanz: keine Verwechslungsgefahr

In der Vorinstanz hatte das Oberlandesgericht München (OLG München) angenommen, dass zwischen den Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehen würde. Obwohl die ausgesprochenen Wortbestandteile „Kappa“ eindeutig identisch sind, war das Gericht der Ansicht, dass das Logo der Klagemarke ausreichen würde, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, denn es finde sich in dem Logo der Marke der Beklagten nicht wieder. Das Gericht meinte, dass die Seitenansicht der Rücken an Rücken sitzenden Menschen (Gemini-Logo) den Gesamteindruck der Marke so sehr prägen würde, dass die phonetische Übereinstimmung des Wortes „Kappa“ neutralisiert werden würde. Es argumentierte, dass jeder, der das „Gemini-Logo“ sehen würde, unweigerlich an Kappa denken würde und daher ausgeschlossen sei, dass er die Marke mit dem Zeichen des Beklagten verwechseln würde.

Kriterien der Beurteilung

Dieser Entscheidung schloss sich der BGH nicht an. In seiner Entscheidung stellt es zunächst die bekannten Beurteilungskriterien auf, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken zu berücksichtigen sind:

–          Es ist auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen.

–          Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein oder mehrere Bestandteile einer Wort-Bildmarke den Gesamteindruck der Marke prägen.

–          Auf den dominierenden Bestandteil einer solchen Marke kann jedoch nur abgestellt werden, wenn allen anderen Bestandteile zu vernachlässigen sind.

Schon an dieser Stelle stellt der BGH fest, dass die Vorinstanz keine Feststellungen dazu getroffen hatte, ob neben dem „Gemini-Logo“ alle anderen Bestandteile zu vernachlässigen waren. Insbesondere hatte das OLG München das in beiden Marke identische Wort „Kappa“ nicht geprüft.

Wie diese Prüfung durchzuführen sein wird, gibt der BGH ebenfalls vor: Die Verwechslungsgefahr ist anhand der Ähnlichkeiten

  • im (Schrift-) Bild,
  • im Klang oder
  • in der Bedeutung

zu beurteilen. Bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Bereiche ist ausreichend, um von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

BGH: Die Zeichen sind klanglich ähnlich

Bei den beiden oben gezeigten Zeichen stellte der BGH fest, dass im Bereich des Klanges bei den sich hier gegenüberstehenden Zeichen Identität besteht. Der Klang der Wortbestandteile „Kappa“ ist bei beiden Marken gleich. Der Bildbestandteil ist dabei außen vor zu lassen, weil er auf den Klang keinen Einfluss hat. Daher bejahte der BGH grundsätzlich das Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr.

Von dieser „grundsätzlichen“ Entscheidung gibt es aber Ausnahmen, so der BGH. Eine solche Ausnahme liegt vor, wenn einem oder auch beiden Zeichen ein auf den ersten Blick erkennbarer konkreter Begriffsinhalt zukommt (z.B. das Wort „Reifen“ in einem Wort-Bildzeichen, das zur Kennzeichnung eines Reifenhändlers verwendet wird). Einen solchen konkreten Sinngehalt konnte der BGH bei den beiden Marken jedoch nicht feststellen.

Eine weitere Ausnahme könnte vorliegen, wenn die klangliche Ähnlichkeit der Marken durch Abweichungen der beiden Bildbestandteile neutralisiert wird. In der Literatur werden unterschiedliche Meinungen dazu vertreten, ob dies überhaupt möglich ist. Der BGH nimmt nun zu dieser Fallgruppe Stellung und ist der Ansicht, dass eine solche Neutralisierung nur in Betracht kommt, wenn die mit der Marke gekennzeichneten Waren „regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden“ (wie z.B. bei sehr teuren Waren). Dies sei jedoch hier nicht der Fall, so der BGH.

Da noch andere Fragen in dem Verfahren eine Rolle spielten, zu denen die Vorinstanz keine Feststellungen getroffen hatte, verwies der BGH den Fall zurück an das OLG München, das sich nun erneut mit der Sache auseinanderzusetzen hat.

Fazit

Die Entscheidung des BGH macht Vorgaben zur Frage, anhand welcher Kriterien die Ähnlichkeit von Wort-Bildmarken zu beurteilen ist. Darüber hinaus wird deutlich, dass Wort-Bildmarken in bestimmten Fällen nur schwierig gegen „Verletzer“ durchzusetzen sind. Zum Zeitpunkt der Anmeldung sollte daher genau geprüft werden, welche Markenform die besten Schutz gewährt. Dabei ist aber zu berücksichtigen, welche Markenform wählbar ist, ohne eine Zurückweisung oder einen Widerspruch durch andere Markeninhaber zu riskieren.

Bei der Anmeldung und der Durchsetzung Ihrer Markenrechte unterstützt Sie Rechtsanwalt Dr. Heiner Heldt, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Setzen Sie sich mit ihm in Verbindung

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Markenrecht: Benutzung als Marke oder nur dekorative Verwendung?

Für die Feststellung einer Markenverletzung ist es erforderlich, dass die Marke von dem Verletzer auch benutzt wird. Dies ist nicht immer so eindeutig wie es klingt, denn nicht immer wird die Marke identisch verwendet. In vielen Streitfällen wird die Marke nicht in allen Einzelheiten übernommen. Dies kann problematisch werden, wenn der Verletzer nur solche Bestandteile der Marke übernimmt, die nicht kennzeichnend wirken. Möglicherweise liegt dann keine Markenverletzung vor, weil der Verletzer sein Zeichen überhaupt nicht im Sinne einer Marke verwendet.

Wann ein Fall der markenmäßigen Benutzung vorliegt und wann ein Allgemeinbegriff lediglich zu dekorativen Zwecken verwendet wird, hat das Oberlandesgericht Hamm nun näher konkretisiert (Urteil vom 21.07.2009 – 4 U 61/09  Nikolaus G)

Sachverhalt

Der Inhaber der Marke „Nikolaus G“, ein Weinhändler, hatte versucht einem anderen Weinhändler verbieten zu lassen, die Bezeichnung „Sankt Nikolaus“ für Weißweine zu verwenden.

Das Gericht hat – wie schon die Vorinstanz – die Klage zurückgewiesen und sich dabei auf zwei Gründe gestützt.

Keine markenmäßige Benutzung

„Sankt Nikolaus“, so das Gericht, wird von dem Beklagten schon nicht markenmäßig benutzt. Das Zeichen wird nicht in dem Sinne verwendet, dass der Verkehr in „Sankt Nikolaus“ einen Hinweis auf ein dahinterstehendes Unternehmen (Herkunftshinweis) sieht. Dies sei generell dann „nicht der Fall, wenn ein Zeichen nur als beschreibende Angabe Verwendung findet, als schmückendes Beiwerk oder bloßer Zierrat.“

Der Beklagte nutze das Zeichen „Sankt Nikolaus“ lediglich als Hinweis auf den Erntetag (6.12.) der Trauben. Ein Herkunftshinweis sei damit nicht verbunden. Dieser ergebe sich vielmehr aus der Namens- und Adressangabe des Weinhändlers. Daher werde die Bezeichnung „Sankt Nikolaus“ nur verwendet, um die einzelnen Waren des Beklagten voneinander unterscheiden zu können und so werde die Bezeichnung auch verstanden.

Eine Markenverletzung scheidet also bereits aus, weil der Beklagte das Zeichen „Sankt Nikolaus“ nicht als „Marke“, also als Herkunftshinweis verwendet hat.

Fehlende Verwechslungsgefahr

Im Weiteren verneint das Oberlandesgericht Hamm das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „Sankt Nikolaus“ und „Nikolaus G“. Dazu das Gericht in den Entscheidungsgründen:

„Zwischen den beiderseitigen “Zeichen” besteht hinsichtlich des Zeichenteiles “Nikolaus” vorliegend zwar Übereinstimmung. Jedoch ergibt sich aus der vorzunehmenden Gesamtschau der beiden Zeichen, insbesondere im Hinblick auf das nachgestellte “G” bei dem Zeichen “Nikolaus G” und das vorangestellte “Sankt” bei “O”, gerade auch vor dem Hintergrund des Sinngehalts der beiden Bezeichnungen keine Verwechslungsgefahr.“

Das Gericht sieht bei der Klagemarke „Nikolaus G“ das nachgestellte „G“ als die Abkürzung eines Nachnamens, welchem der Vorname „Nikolaus“ vorangestellt ist. Dieser einzelne Buchstabe „G“ trägt nach Ansicht des Gerichts wesentlich zum Gesamteindruck der Marke bei. Weiterhin merkt das Gericht an, dass die Marke wohl auch ohne den Zusatz „G“ nicht eingetragen worden wäre und damit dem „G“ ein entscheidender Kennzeichnungsfaktor zukommt.

Demgegenüber stellt der Beklagte mit der Verwendung des Zeichens „Sankt Nikolaus“ auf den Heiligen Nikolaus ab. Damit unterscheiden sich die Zeichen so wesentlich, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei.

Fazit

Ein Zeichen wird dann nicht als Marke verwendet, wenn es keinen Hinweis auf ein hinter dem Zeichen stehendes Unternehmen gibt. Dies ist u.a. dann nicht der Fall, wenn eine bloße dekorative Verwendung von Namen bekannter Persönlichkeiten als schmückendes Beiwerk zur Ware vorliegt. Gleiches gilt, wenn solche Namen berühmter Persönlichkeiten nur als Bestellzeichen oder als Sortenbezeichnung verwandt werden, ohne zugleich Herkunfts- oder Identifizierungsfunktion zu erfüllen. Das Gericht zieht als Beispiel aus der eigenen Rechtssprechung einen Fall heran, bei dem ein Münsteraner Bäcker den Namen einer berühmten Persönlichkeit nur als Unterscheidungsmerkmal für seine verschiedenen Brotsorten verwendete. Auch in diesem Fall mangelte es an einem Herkunftshinweis.

Nikolaus G – Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 21.07.2009 – Az.: 4 U 61/09

Dr. Heiner Heldt, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Hamburg / Lüneburg

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Markenrecht: Zur Kennzeichnungskraft von Familiennamen

Für die Kennzeichnung von Waren werden häufig Familiennamen, Vornamen und beides in Kombination verwendet. Auch die Anmeldung entsprechender Marken ist nicht selten. In welchem Umfang solche Marken gegen Dritte eingesetzt werden können, wurde vom Oberlandesgericht Hamm nun näher konkretisiert (Urteil vom 21.07.2009 – 4 U 61/09 – Nikolaus G).

Sachverhalt

In dem Fall hatte der Inhaber der Marke „Nikolaus G“, ein Weinhändler, versucht einem anderen Weinhändler verbieten zu lassen, die Bezeichnung „Sankt Nikolaus“ für Weißweine zu verwenden.

Das Gericht hat – wie schon die Vorinstanz – die Klage zurückgewiesen und sich dabei auch auf den folgenden Gesichtspunkt gestützt:

Fehlende Verwechslungsgefahr

Das Gericht verneint das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „Sankt Nikolaus“ und „Nikolaus G“. Dazu das Gericht in den Entscheidungsgründen:

„Zwischen den beiderseitigen “Zeichen” besteht hinsichtlich des Zeichenteiles “Nikolaus” vorliegend zwar Übereinstimmung. Jedoch ergibt sich aus der vorzunehmenden Gesamtschau der beiden Zeichen, insbesondere im Hinblick auf das nachgestellte “G” bei dem Zeichen “Nikolaus G” und das vorangestellte “Sankt” bei “O”, gerade auch vor dem Hintergrund des Sinngehalts der beiden Bezeichnungen keine Verwechslungsgefahr.“

Das Gericht sieht bei der Klagemarke „Nikolaus G“ das nachgestellte „G“ als die Abkürzung eines Nachnamens, welchem der Vorname „Nikolaus“ vorangestellt ist. Dieser einzelne Buchstabe „G“ trägt nach Ansicht des Gerichts wesentlich zum Gesamteindruck der Marke bei. Weiterhin merkt das Gericht an, dass die Marke wohl auch ohne den Zusatz „G“ nicht eingetragen worden wäre und damit dem „G“ ein entscheidender Kennzeichnungsfaktor zukommt.

Demgegenüber stellt der Beklagte mit der Verwendung des Zeichens „Sankt Nikolaus“ auf den Heiligen Nikolaus ab. Damit unterscheiden sich die Zeichen so wesentlich, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei.

Daneben mangele es auch an einer markenmäßigen Verwendung der Kennzeichnung „Sankt Nikolaus“.

Bestehende Rechtsprechung

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich bereits in einer älteren Entscheidung mit ähnlichen Fragen auseinandergesetzt (BGH GRUR 2000, 233, 235 – RAUSCH/ ELFI RAUSCH). Der BGH hatte damals festgehalten, dass bei Marken, die aus einem Vor- und Zunamen besteht, für die Feststellung des Gesamteindrucks der Marke, sowohl der Vorname als auch der Nachname auf seine prägende Wirkung zu untersuchen ist.

Diese Rechtsprechung für das Oberlandesgericht Hamm nun fort. Es hält fest, dass auch Einzelbuchstaben, die als Abkürzungen von Nachnamen verwendet werden, zum Gesamteindruck der Marke beitragen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vorname ausgeschrieben wurde und aus mehreren Buchstaben besteht.

Fazit

Anmelder von Marken müssen darauf achten, dass sie ein durchsetzbares Zeichen anmelden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, welche Bestandteile möglicherweise von Wettbewerbern übernommen werden könnten und ob es möglich ist, diese Bestandteile als einzelne Marken eintragen zu lassen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, ob eine markenmäßige Benutzung des für die Markenanmeldung gewählten Zeichens sichergestellt werden kann. Andernfalls droht im Streitfall das Durchgreifen des Nichtbenutzungseinwandes des Verletzers.

Nikolaus G – Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 21.07.2009 – Az.: 4 U 61/09

Dr. Heiner Heldt, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Hamburg / Lüneburg

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