Als Anwalt steht man in der Beratung häufig vor dem Problem, dass der Mandant ein Zeichen als Marke anmelden will, das einen Anklang zu den angebotenen Dienstleistungen besitzt. Solche Marken werden häufig durch das Markenamt nicht eintragen. Denn beschreibende Zeichen sind nicht unterscheidungskräftig und damit vom Markenschutz ausgenommen (§ 8 MarkenG). Man kann in einem solchen Fall überlegen, ob man dieses problematische Zeichen mit weiteren Bestandteilen (Wörtern oder Bildern) ergänzt, die nicht beschreibend sind. Häufig wird hierfür ein Bild gewählt. Ein solches – aus mehreren Bestandteilen bestehendes – Zeichen kann (nicht „muss“!) unterscheidungskräftig sein und kann dann vom Amt als Marke eingetragen werden.

Entscheidend: Welche Verletzungsfälle soll die Marke erfassen?

Bei dieser Vorgehensweise ist aber sorgsam darauf zu achten, welche Bestandteile dem Zeichen hinzugefügt werden. Denn im Rahmen der Anmeldung der Marke steht der mögliche spätere Verletzungsfall im Vordergrund. D.h., das Ziel der Markenanmeldung sollte sein, möglichst auch Nutzungen zu untersagen, die den kennzeichnungsschwachen, aber eben nicht glatt beschreibenden Zeichenbestandteil verwenden. Die Entscheidung, was als Marke angemeldet werden soll, ist daher nicht immer leicht. Dies verdeutlicht auch der folgende Fall.

Ein Beispielsfall

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hatte 2015 einen Fall vorliegen, in welchem sich der Markeninhaber auf eine Marke berief, die aus drei Bestandteilen bestand (OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 07.05.2015, Az. 6 U 39/14). Der Bildbestandteil des Zeichens ließ einen medizinischen Anwendungsbereich vermuten. Der zweite Bestandteil besaß einen beschreibenden Anklang („Neuro-Spine-Center“) und der dritte Bestandteil war der Name des Inhabers. Aus dieser Marke ging ihr Inhaber gegen einen Konkurrenten vor, der den Bestandteil „Neuro-Spine-Center“ in einer Domain verwendete.

Problem: nur der kennzeichnungsschwache Bestandteil wird übernommen

Es stellte sich also die Frage, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt, wenn der Verletzer nur einen Bestandteil (von mehreren) der Marke verwendet und dieser Bestandteil auch noch einen beschreibenden Anklang für die in Rede stehenden Dienstleistungen (neurochirurgische Operationen der Wirbelsäule in einem Center) besitzt.

Verletzungsfall liegt nur vor, wenn prägender Bestandteil übernommen wird

Es gilt hier der Grundsatz, dass eine Verwechslungsgefahr nur dann angenommen werden kann, wenn der vom Verletzer übernommene Bestandteil der Marke den maßgeblichen Gesamteindruck des Zeichens derart prägt, dass die übrigen Bestandteile der Marke für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Das Gericht gelangte hier jedoch zu der Auffassung, dass der Bestandteil „Neuro-Spine-Center“ aufgrund seines beschreibenden Anklangs eben nur kennzeichnungsschwach ist. Ein anderer Bestandteil – nämlich der Name des Inhabers – präge das Zeichen der Marke. Hierzu stellte das Gericht unter Verweis auf den Bundesgerichtshof fest, dass der Familienname ein klassisches Kennzeichnungsmittel darstellt und deshalb von den Verkehrskreisen als Herkunftshinweis erkannt wird (vgl. hier zur Kennzeichnungskraft von Familiennamen).

Alternativen für das Zeichen prüfen

Der Anspruch aus der Marke scheiterte nach dieser Begründung insbesondere daran, dass in dem Zeichen der Marke ein Bestandteil enthalten war, der derart prägend für das Zeichen war, dass der Bestandteil „Neuro-Spine-Center“ in den Hintergrund rückte. Dies hätte man – möglicherweise – umgehen können, wenn man den prägenden Bestandteil (hier: der Name des Markeninhabers) nicht in die Markenanmeldung aufgenommen hätte. Dann hätte sich zwar die Frage gestellt, ob die Marke überhaupt eingetragen worden wäre. Denn möglicherweise fehlt gerade dann der entscheidende Bestandteil, der für die Eintragung der Marke notwendig gewesen wäre. Diese Risiken sind aber mit dem Mandanten abzusprechen, genauso wie die Ziele, die mit der Marke erreicht werden sollen.

Fazit

Die Anmeldung einer Marke, deren Zeichen einen Bestandteil mit beschreibendem Anklang beinhaltet, erfordert Fingerspitzengefühl. Die für die Anmeldung verwendeten Bestandteile sollten zur Eintragung der Marke führen. Fügt man dem Bestandteil mit beschreibendem Anklang jedoch einen weiteren Bestandteil hinzu, sollte dessen Kennzeichnungskraft jedoch nicht alles andere überragen. Denn dann können nur noch Ansprüche wegen der Verletzung dieses prägenden Bestandteils durchgesetzt werden. Ein Vorgehen gegen Nutzer des Bestandteils mit beschreibendem Anklang wäre ausgeschlossen.

Für eine Einschätzung, ob Ihr Zeichen eintragungsfähig ist, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Markenrecht Hamburg: 040 37 15 77
Markenrecht Lüneburg: 4131 221 49 11

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