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Markenrecht: Bestandteile mit beschreibenden Anklängen im Markenzeichen

Als Anwalt steht man in der Beratung häufig vor dem Problem, dass der Mandant ein Zeichen als Marke anmelden will, das einen Anklang zu den angebotenen Dienstleistungen besitzt. Solche Marken werden häufig durch das Markenamt nicht eintragen. Denn beschreibende Zeichen sind nicht unterscheidungskräftig und damit vom Markenschutz ausgenommen (§ 8 MarkenG). Man kann in einem solchen Fall überlegen, ob man dieses problematische Zeichen mit weiteren Bestandteilen (Wörtern oder Bildern) ergänzt, die nicht beschreibend sind. Häufig wird hierfür ein Bild gewählt. Ein solches – aus mehreren Bestandteilen bestehendes – Zeichen kann (nicht „muss“!) unterscheidungskräftig sein und kann dann vom Amt als Marke eingetragen werden.

Entscheidend: Welche Verletzungsfälle soll die Marke erfassen?

Bei dieser Vorgehensweise ist aber sorgsam darauf zu achten, welche Bestandteile dem Zeichen hinzugefügt werden. Denn im Rahmen der Anmeldung der Marke steht der mögliche spätere Verletzungsfall im Vordergrund. D.h., das Ziel der Markenanmeldung sollte sein, möglichst auch Nutzungen zu untersagen, die den kennzeichnungsschwachen, aber eben nicht glatt beschreibenden Zeichenbestandteil verwenden. Die Entscheidung, was als Marke angemeldet werden soll, ist daher nicht immer leicht. Dies verdeutlicht auch der folgende Fall.

Ein Beispielsfall

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hatte 2015 einen Fall vorliegen, in welchem sich der Markeninhaber auf eine Marke berief, die aus drei Bestandteilen bestand (OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 07.05.2015, Az. 6 U 39/14). Der Bildbestandteil des Zeichens ließ einen medizinischen Anwendungsbereich vermuten. Der zweite Bestandteil besaß einen beschreibenden Anklang („Neuro-Spine-Center“) und der dritte Bestandteil war der Name des Inhabers. Aus dieser Marke ging ihr Inhaber gegen einen Konkurrenten vor, der den Bestandteil „Neuro-Spine-Center“ in einer Domain verwendete.

Problem: nur der kennzeichnungsschwache Bestandteil wird übernommen

Es stellte sich also die Frage, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt, wenn der Verletzer nur einen Bestandteil (von mehreren) der Marke verwendet und dieser Bestandteil auch noch einen beschreibenden Anklang für die in Rede stehenden Dienstleistungen (neurochirurgische Operationen der Wirbelsäule in einem Center) besitzt.

Verletzungsfall liegt nur vor, wenn prägender Bestandteil übernommen wird

Es gilt hier der Grundsatz, dass eine Verwechslungsgefahr nur dann angenommen werden kann, wenn der vom Verletzer übernommene Bestandteil der Marke den maßgeblichen Gesamteindruck des Zeichens derart prägt, dass die übrigen Bestandteile der Marke für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Das Gericht gelangte hier jedoch zu der Auffassung, dass der Bestandteil „Neuro-Spine-Center“ aufgrund seines beschreibenden Anklangs eben nur kennzeichnungsschwach ist. Ein anderer Bestandteil – nämlich der Name des Inhabers – präge das Zeichen der Marke. Hierzu stellte das Gericht unter Verweis auf den Bundesgerichtshof fest, dass der Familienname ein klassisches Kennzeichnungsmittel darstellt und deshalb von den Verkehrskreisen als Herkunftshinweis erkannt wird (vgl. hier zur Kennzeichnungskraft von Familiennamen).

Alternativen für das Zeichen prüfen

Der Anspruch aus der Marke scheiterte nach dieser Begründung insbesondere daran, dass in dem Zeichen der Marke ein Bestandteil enthalten war, der derart prägend für das Zeichen war, dass der Bestandteil „Neuro-Spine-Center“ in den Hintergrund rückte. Dies hätte man – möglicherweise – umgehen können, wenn man den prägenden Bestandteil (hier: der Name des Markeninhabers) nicht in die Markenanmeldung aufgenommen hätte. Dann hätte sich zwar die Frage gestellt, ob die Marke überhaupt eingetragen worden wäre. Denn möglicherweise fehlt gerade dann der entscheidende Bestandteil, der für die Eintragung der Marke notwendig gewesen wäre. Diese Risiken sind aber mit dem Mandanten abzusprechen, genauso wie die Ziele, die mit der Marke erreicht werden sollen.

Fazit

Die Anmeldung einer Marke, deren Zeichen einen Bestandteil mit beschreibendem Anklang beinhaltet, erfordert Fingerspitzengefühl. Die für die Anmeldung verwendeten Bestandteile sollten zur Eintragung der Marke führen. Fügt man dem Bestandteil mit beschreibendem Anklang jedoch einen weiteren Bestandteil hinzu, sollte dessen Kennzeichnungskraft jedoch nicht alles andere überragen. Denn dann können nur noch Ansprüche wegen der Verletzung dieses prägenden Bestandteils durchgesetzt werden. Ein Vorgehen gegen Nutzer des Bestandteils mit beschreibendem Anklang wäre ausgeschlossen.

Für eine Einschätzung, ob Ihr Zeichen eintragungsfähig ist, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Markenrecht Hamburg: 040 37 15 77
Markenrecht Lüneburg: 4131 221 49 11

Oder per Email: heldt@heldt-zuelch.de

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Firmenname enthält Familienname: Was ist beim Verkauf des Unternehmens zu beachten?

Nach dem erfolgreichen Aufbau eines Unternehmens wird häufig der Verkauf des Unternehmens ins Auge gefasst. Im Rahmen des Unternehmensverkaufs stellt sich auch die Frage, was mit dem Firmennamen geschehen soll.

Entscheidend: Die Interessen der Vertragsparteien

Die Beantwortung dieser Frage hängt wesentlich von den Interessen der Beteiligten ab. Bei einer Eingliederung des gekauften Unternehmens in das kaufende Unternehmen hat die Übernahme des Firmennamens keine Priorität, jedenfalls dann nicht, wenn der Geschäftsbetrieb nicht unter einer eigenen Firmierung erhalten bleiben soll. Der Käufer könnte allerdings ein Interesse daran haben, dass der Verkäufer nicht erneut ein Unternehmen mit dem gleichen oder ähnlichen Firmennamen eröffnet. Denn dann könnte der Verkäufer später aufgrund seiner Bekanntheit als Konkurrent mit der gleichen oder ähnlichen Bezeichnung die Kunden gewinnen und den gesamten Unternehmenskauf unrentabel machen. Um dies zu vermeiden sind vertragliche Vereinbarungen erforderlich, in welchen sich der Verkäufer verpflichtet, den Firmennamen (rechtlich: die Firma) zukünftig nicht für Konkurrenzunternehmungen zu verwenden.

Konstellation: Unternehmen trägt Familienname

Bei der Ausgestaltung einer solchen Klausel sind jedoch auch die Interessen des Verkäufers zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen das verkaufte Unternehmen den Namen des Unternehmensinhabers trägt (z.B. Gerd Meyer GmbH). Will der verkaufende Unternehmensinhaber auch in Zukunft unter seinem Namen im Markt tätig werden, so sollte möglichst schon bei der Formulierung des Kaufvertrags klar und eindeutig geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen er seinen Namen zukünftig verwenden kann. Auf diese Weise können die Vertragsparteien frühzeitig Missverständnisse und spätere Probleme vermeiden.

Der Fall

Wie wichtig die vertragliche Regelung ist, zeigen auch Fälle, die die Gerichte beschäftigen. Das Landgericht Frankfurt / M. (Urteil vom 02.09.1992, Az.: 3/12 O 158/92) hatte den Fall eines Unternehmens vorliegen, welches den Vor- und Nachnamen des Unternehmensinhabers trug. Die Pe. St. Sportcouture GmbH war im Bereich von Sporttextilien ein bekanntes Unternehmen. Herr Pe.St. veräußerte das Unternehmen an den großen deutschen Sportartikelhersteller P. Er verpflichtete sich in dem Kaufvertrag, dass er keine Marken unter der Verwendung seines Namens anmelden würde oder von Dritten erwerben werde. Außerdem bestätigte er, dass er den Namen „St.“ nicht in einem Firmennamen führen würde.

Später entschied sich Pe.St. erneut Sporttextilien zu vertreiben. Er tat sich mit einem Partner zusammen und nannte das neue Unternehmen „St. & A“. Wenn man bei dem neuen Unternehmen anrief, dann meldete sich dieses nur mit „Firma St.“. Die Kollektion des neuen Unternehmens hatte sogar den Namen „Pe.St. Collection“.

Gegen diese Nutzung ist der Käufer P. beim Landgericht Frankfurt vorgegangen. Das Gericht machte kurzen Prozess und führte aus, dass P. die Pe.St. Sportcouture GmbH insbesondere aufgrund der Bekanntheit des Namens St. gekauft hatte und der Kaufpreis diese Bekanntheit honorieren sollte. Daraus schloss das Gericht, dass Pe.St. mit dem Verkauf der Pe.St. Sportcouture GmbH den geschäftsaktiven Bestandteil seines Namens-Persönlichkeitsrechts veräußert und aufgegeben hatte.

Das Ergebnis

Im Ergebnis führte dies dazu, dass es Pe.St. untersagt wurde, seinen Namen „St.“ als Firmennamen für den Vertrieb oder die Produktion von Sporttextilien zu verwenden. Das Verbot wurde durch das Landgericht Frankfurt / M. durch eine einstweilige Verfügung ausgesprochen, die ab deren Zustellung zu beachten ist, um sich nicht dem Risiko eines Ordnungsgeldes auszusetzen.

Der Unterlegene konnte daher weder den Unternehmensnamen „St. & A.“ weiter verwenden, noch Labels, Etiketten oder Werbematerialien, auf denen die Firma „St. & A.“ oder nur der Name „St.“ erschien.

Fazit

Sowohl der Verkäufer als auch der Käufer eines Unternehmens, das den Familiennamen des Verkäufers trägt, sollten sich frühzeitig Gedanken darüber machen, in welcher Weise die Nutzung des Firmennamens erfolgen soll. Dies gilt insbesondere für den Verkäufer und dessen zukünftige Ambitionen. Unterschreibt er in dem Kaufvertrag eine Klausel, nach der ihm die weitere Nutzung seines Familiennamens für bestimmte Zwecke untersagt ist, dann kann dies weitreichende Folgen haben. Dies zeigt auch der oben beschriebene Fall des Landgerichts Frankfurt / M.

Widersetzt sich der Verkäufer dieser Verpflichtung und beginnt erneut unter seinem Namen ein Geschäft zu betreiben, so muss er sich der möglichen Konsequenzen bewusst sein. Der Erwerber kann ihm aufgrund des älteren Firmenrechts die Nutzung seines Familiennamens in dem Namen seines neuen Unternehmens untersagen.

Ob und in welchem Umfang die Nutzung des Familiennamens als Unternehmenskennzeichen für den Verkäufer untersagt ist, hängt von der vertraglichen Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer ab. Meist wird sich das Verbot auf eine Nutzung für ein Konkurrenzunternehmen beschränken. In diesem Fall steht es dem Verkäufer meist frei, unter seinem Namen ein Unternehmen zu betreiben, welche nicht im Wettbewerb zu dem verkauften Unternehmen steht.

Haben die Vertragsparteien in den Vertrag keine Regelung aufgenommen, so wird man sich die Umstände ansehen müssen, unter denen der Kaufvertrag zustande gekommen ist. Aus diesen ist herauszulesen, was die Parteien gewollt haben.

Wenn Sie Fragen zur Nutzung von Firma (Firmenname), Unternehmenskennzeichen oder Marken haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Dr. Heiner Heldt, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Rechtsanwalt, Hamburg, Lüneburg
Markenrecht Hamburg, Markenrecht Lüneburg

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Markenrecht: Zur Kennzeichnungskraft von Familiennamen

Für die Kennzeichnung von Waren werden häufig Familiennamen, Vornamen und beides in Kombination verwendet. Auch die Anmeldung entsprechender Marken ist nicht selten. In welchem Umfang solche Marken gegen Dritte eingesetzt werden können, wurde vom Oberlandesgericht Hamm nun näher konkretisiert (Urteil vom 21.07.2009 – 4 U 61/09 – Nikolaus G).

Sachverhalt

In dem Fall hatte der Inhaber der Marke „Nikolaus G“, ein Weinhändler, versucht einem anderen Weinhändler verbieten zu lassen, die Bezeichnung „Sankt Nikolaus“ für Weißweine zu verwenden.

Das Gericht hat – wie schon die Vorinstanz – die Klage zurückgewiesen und sich dabei auch auf den folgenden Gesichtspunkt gestützt:

Fehlende Verwechslungsgefahr

Das Gericht verneint das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „Sankt Nikolaus“ und „Nikolaus G“. Dazu das Gericht in den Entscheidungsgründen:

„Zwischen den beiderseitigen “Zeichen” besteht hinsichtlich des Zeichenteiles “Nikolaus” vorliegend zwar Übereinstimmung. Jedoch ergibt sich aus der vorzunehmenden Gesamtschau der beiden Zeichen, insbesondere im Hinblick auf das nachgestellte “G” bei dem Zeichen “Nikolaus G” und das vorangestellte “Sankt” bei “O”, gerade auch vor dem Hintergrund des Sinngehalts der beiden Bezeichnungen keine Verwechslungsgefahr.“

Das Gericht sieht bei der Klagemarke „Nikolaus G“ das nachgestellte „G“ als die Abkürzung eines Nachnamens, welchem der Vorname „Nikolaus“ vorangestellt ist. Dieser einzelne Buchstabe „G“ trägt nach Ansicht des Gerichts wesentlich zum Gesamteindruck der Marke bei. Weiterhin merkt das Gericht an, dass die Marke wohl auch ohne den Zusatz „G“ nicht eingetragen worden wäre und damit dem „G“ ein entscheidender Kennzeichnungsfaktor zukommt.

Demgegenüber stellt der Beklagte mit der Verwendung des Zeichens „Sankt Nikolaus“ auf den Heiligen Nikolaus ab. Damit unterscheiden sich die Zeichen so wesentlich, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei.

Daneben mangele es auch an einer markenmäßigen Verwendung der Kennzeichnung „Sankt Nikolaus“.

Bestehende Rechtsprechung

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich bereits in einer älteren Entscheidung mit ähnlichen Fragen auseinandergesetzt (BGH GRUR 2000, 233, 235 – RAUSCH/ ELFI RAUSCH). Der BGH hatte damals festgehalten, dass bei Marken, die aus einem Vor- und Zunamen besteht, für die Feststellung des Gesamteindrucks der Marke, sowohl der Vorname als auch der Nachname auf seine prägende Wirkung zu untersuchen ist.

Diese Rechtsprechung für das Oberlandesgericht Hamm nun fort. Es hält fest, dass auch Einzelbuchstaben, die als Abkürzungen von Nachnamen verwendet werden, zum Gesamteindruck der Marke beitragen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vorname ausgeschrieben wurde und aus mehreren Buchstaben besteht.

Fazit

Anmelder von Marken müssen darauf achten, dass sie ein durchsetzbares Zeichen anmelden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, welche Bestandteile möglicherweise von Wettbewerbern übernommen werden könnten und ob es möglich ist, diese Bestandteile als einzelne Marken eintragen zu lassen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, ob eine markenmäßige Benutzung des für die Markenanmeldung gewählten Zeichens sichergestellt werden kann. Andernfalls droht im Streitfall das Durchgreifen des Nichtbenutzungseinwandes des Verletzers.

Nikolaus G – Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 21.07.2009 – Az.: 4 U 61/09

Dr. Heiner Heldt, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Hamburg / Lüneburg

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