Mit einer Marke kann die Nutzung von anderen Zeichen untersagt werden, wenn eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke und dem Zeichen gegeben ist. Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht, ist anhand von zwei Kriterien zu prüfen. Auf der ersten Ebene ist festzustellen, ob das verwendete Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oder verwechselbar ähnlich ist (z.B. „BMW“ und „BNW“). Auf der zweiten Ebene muss geprüft werden, ob das Zeichen für identische oder ähnliche Dienstleistungen oder Waren verwendet wird, für die die Marke eingetragen ist (z.B. „Kraftfahrzeuge“ und „Motorboote).
In dem vorliegenden Fall war die Prüfung auf der ersten Ebene, der Ebene der Zeichenprüfung, von besonderer Bedeutung. In markenrechtlichen Auseinandersetzungen stellt die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen gegeben ist, meist den entscheidenden Punkt dar. Dies gilt insbesondere dann, wenn beide Marken nicht nur aus einem Wort-, sondern auch aus einem Bildbestandteil bestehen.
Marken, die aus einem Wort- und einem Bildbestandteil bestehen, nennt man eine Wort-Bildmarke. Eine solche Marke wird nicht automatisch verletzt, wenn ein Zeichen den Wortbestandteil der Marke übernimmt. Es gilt vielmehr der Grundsatz, dass auf die Gesamtheit der Zeichen abzustellen ist, bei einer Wort-Bildmarke also auf den Wort- und auf den Bildbestandteil.
BGH: Entscheidung zu „Kappa“
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit der Frage beschäftigt, wie man die Verwechslungsgefahr von Wort-Bildmarken zu beurteilen hat. Dabei hat er sowohl Beurteilungskriterien aufgezeigt als auch Hinweise zur Beurteilung gegeben (BGH, Urteil vom 20.01.2011, Az.: I Z 31/09 – Kappa).
Die folgenden Zeichen standen sich zur Beurteilung gegenüber:
Klägerin: Beklagte:
Vorinstanz: keine Verwechslungsgefahr
In der Vorinstanz hatte das Oberlandesgericht München (OLG München) angenommen, dass zwischen den Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehen würde. Obwohl die ausgesprochenen Wortbestandteile „Kappa“ eindeutig identisch sind, war das Gericht der Ansicht, dass das Logo der Klagemarke ausreichen würde, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, denn es finde sich in dem Logo der Marke der Beklagten nicht wieder. Das Gericht meinte, dass die Seitenansicht der Rücken an Rücken sitzenden Menschen (Gemini-Logo) den Gesamteindruck der Marke so sehr prägen würde, dass die phonetische Übereinstimmung des Wortes „Kappa“ neutralisiert werden würde. Es argumentierte, dass jeder, der das „Gemini-Logo“ sehen würde, unweigerlich an Kappa denken würde und daher ausgeschlossen sei, dass er die Marke mit dem Zeichen des Beklagten verwechseln würde.
Kriterien der Beurteilung
Dieser Entscheidung schloss sich der BGH nicht an. In seiner Entscheidung stellt es zunächst die bekannten Beurteilungskriterien auf, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken zu berücksichtigen sind:
– Es ist auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen.
– Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein oder mehrere Bestandteile einer Wort-Bildmarke den Gesamteindruck der Marke prägen.
– Auf den dominierenden Bestandteil einer solchen Marke kann jedoch nur abgestellt werden, wenn allen anderen Bestandteile zu vernachlässigen sind.
Schon an dieser Stelle stellt der BGH fest, dass die Vorinstanz keine Feststellungen dazu getroffen hatte, ob neben dem „Gemini-Logo“ alle anderen Bestandteile zu vernachlässigen waren. Insbesondere hatte das OLG München das in beiden Marke identische Wort „Kappa“ nicht geprüft.
Wie diese Prüfung durchzuführen sein wird, gibt der BGH ebenfalls vor: Die Verwechslungsgefahr ist anhand der Ähnlichkeiten
- im (Schrift-) Bild,
- im Klang oder
- in der Bedeutung
zu beurteilen. Bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Bereiche ist ausreichend, um von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.
BGH: Die Zeichen sind klanglich ähnlich
Bei den beiden oben gezeigten Zeichen stellte der BGH fest, dass im Bereich des Klanges bei den sich hier gegenüberstehenden Zeichen Identität besteht. Der Klang der Wortbestandteile „Kappa“ ist bei beiden Marken gleich. Der Bildbestandteil ist dabei außen vor zu lassen, weil er auf den Klang keinen Einfluss hat. Daher bejahte der BGH grundsätzlich das Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr.
Von dieser „grundsätzlichen“ Entscheidung gibt es aber Ausnahmen, so der BGH. Eine solche Ausnahme liegt vor, wenn einem oder auch beiden Zeichen ein auf den ersten Blick erkennbarer konkreter Begriffsinhalt zukommt (z.B. das Wort „Reifen“ in einem Wort-Bildzeichen, das zur Kennzeichnung eines Reifenhändlers verwendet wird). Einen solchen konkreten Sinngehalt konnte der BGH bei den beiden Marken jedoch nicht feststellen.
Eine weitere Ausnahme könnte vorliegen, wenn die klangliche Ähnlichkeit der Marken durch Abweichungen der beiden Bildbestandteile neutralisiert wird. In der Literatur werden unterschiedliche Meinungen dazu vertreten, ob dies überhaupt möglich ist. Der BGH nimmt nun zu dieser Fallgruppe Stellung und ist der Ansicht, dass eine solche Neutralisierung nur in Betracht kommt, wenn die mit der Marke gekennzeichneten Waren „regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden“ (wie z.B. bei sehr teuren Waren). Dies sei jedoch hier nicht der Fall, so der BGH.
Da noch andere Fragen in dem Verfahren eine Rolle spielten, zu denen die Vorinstanz keine Feststellungen getroffen hatte, verwies der BGH den Fall zurück an das OLG München, das sich nun erneut mit der Sache auseinanderzusetzen hat.
Fazit
Die Entscheidung des BGH macht Vorgaben zur Frage, anhand welcher Kriterien die Ähnlichkeit von Wort-Bildmarken zu beurteilen ist. Darüber hinaus wird deutlich, dass Wort-Bildmarken in bestimmten Fällen nur schwierig gegen „Verletzer“ durchzusetzen sind. Zum Zeitpunkt der Anmeldung sollte daher genau geprüft werden, welche Markenform die besten Schutz gewährt. Dabei ist aber zu berücksichtigen, welche Markenform wählbar ist, ohne eine Zurückweisung oder einen Widerspruch durch andere Markeninhaber zu riskieren.
Bei der Anmeldung und der Durchsetzung Ihrer Markenrechte unterstützt Sie Rechtsanwalt Dr. Heiner Heldt, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Setzen Sie sich mit ihm in Verbindung
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Rechtsanwalt, Markenrecht, Hamburg, Lüneburg
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