BPatG: Fremde Marke in jüngerer Marke führt zu Verwechslungsgefahr

Wird eine fremde Marke in einer Markenanmeldung verwendet, so birgt dies erhebliche Risiken. Der Inhaber des älteren Zeichens hat in vielen Fällen die Möglichkeit, erfolgreich gegen das jüngere Markenrecht vorzugehen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Zeichen der älteren Marke die jüngere Marke prägt. Das zeigt auch die folgende Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschluss vom 1.6.2016 – 29 W (pat) 64/14).

Wortmarke „Inselkind“ vs Wort-Bildmarke „Insel Usedom Inselkind USEDOM“

Der Inhaber der Wortmarke „Inselkind“ hatte aufgrund seiner Marke Widerspruch gegen die Wort-/Bildmarke

eingelegt. Beide Marken waren eingetragen für Waren der Klassen 16, 24 und 26.

Die Widerspruchsentscheidung des DPMA

Die Widerspruchsabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hatte es abgelehnt, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken anzunehmen und den Widerspruch zurückgewiesen. Das Amt verneinte eine Ähnlichkeit zwischen den Markenrechten. Es war der Auffassung, dass der Bestandteil „Inselkind“ die jüngere Wort-Bildmarke nicht prägen würde. Bei der Aussprache der Marken würden sich die Wörter „Insel Usedom Inselkind Usedom“ auf der einen und das Wort „Inselkind“ auf der anderen Seite gegenüberstehen und vom Verkehr unterschieden werden können. Der Bestandteil „Inselkind“ in der neu angemeldeten Marke würde diese nicht prägen, denn die einzelnen Bestandteile der Marke seien unmittelbar aufeinander bezogen. Auch in bildlicher Hinsicht würde eine Ähnlichkeit ausscheiden. Das Wort „Inselkind“ würde bei der angegriffenen Marke nicht selbständig kennzeichnend sein, da es sich in die Grafik einschmiege.

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts

Diese Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes griff die Widersprechende mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht an. Das Gericht kommt in dem Widerspruchsverfahren zu einem anderen Ergebnis als das Deutsche Patent- und Markenamt. Es gibt dem Widerspruch statt. Das Gericht begründet seine Entscheidung wie folgt:

• Das Wort „Inselkind“ prägt die jüngere Wort-Bildmarke. Die weiteren Worte („Usedom“ und „Insel Usedom“) verbinden sich mit dem Wort „Inselkind“ nicht zu einer Gesamtaussage. Wenn man die jüngere Marke benennen will, dann würde man von „Inselkind“ sprechen.
• Alle weiteren Bestandteile der jüngeren Marke sind lediglich beschreibende Angaben, die einen geographischen Hinweis geben und daher nicht schutzfähig sind. Sie tragen zum Gesamteindruck der Marke nicht bei.
• Aus diesen Gründen stehen sich identische Zeichen gegenüber: Inselkind ./. Inselkind.

Das Bundespatentgericht weist darauf hin, dass eine andere Beurteilung nur dann in Betracht kommt, wenn die betroffenen Waren regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden. Denn nur dann können Unterschiede im Bild eine Identität oder Ähnlichkeit im Klang neutralisieren.

Fazit

1. Beschreibende Angaben in einem zusammengesetzten Zeichen bleiben bei der Kollisionsprüfung außen vor, weil sie vom Verkehr regelmäßig nicht als prägend angesehen werden. Beinhaltet ein solches Zeichen eine nicht beschreibende Angabe, so ist damit zu rechnen, dass dieses für die mündliche Wiedergabe der Marke verwendet wird (hier: Inselkind). Dieser Bestandteil ist der Prüfung der Verwechslungsgefahr mit anderen Marken zu Grunde zu legen.

2. Die Entscheidung zeigt, dass man vorsichtig damit sein sollte, ältere Marken in einer neuen Markenanmeldung wiederzugeben. Das gilt jedenfalls dann, wenn keine weiteren Merkmale vorhanden sind, die die Marke prägen. In diesem Fall dürfte die Gefahr sehr groß sein, dass der Inhaber der älteren Marke die Eintragung und Nutzung der jüngeren Marke untersagen lassen kann. Selbstverständlich kann diese Entscheidung nicht auf jede andere Konstellation übertragen werden, denn auch weitere Gesichtspunkte, wie z. B. die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, spielen bei der Frage der Verwechslungsgefahr eine große Rolle. Aus diesem Grund ist jeder Fall einer individuellen Prüfung zu unterziehen. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts macht aber erneut deutlich, wie wichtig die sorgfältige Vorbereitung einer Markenanmeldung ist.

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